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IL FENOMENO DEI LEGAL FAKE

IL FENOMENO DEI LEGAL FAKE

Il marchio è il segno distintivo che permette di contraddistinguere i prodotti ed i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, concorrendo, in tal modo, a favorire uno sviluppo armonico della concorrenza. Il deposito rappresenta lo strumento per ottenere un diritto di protezione e per permettere al titolare una tutela monopolistica del medesimo; ne consegue che terze parti, nell’ambito di un’attività commerciale, non possono usare un segno identico o simile ad un marchio già protetto, con riferimento agli stessi prodotti o servizi tutelati ovvero a prodotti e servizi ad esso affini.   Con la registrazione, pertanto, il titolare ottiene il diritto di uso esclusivo del marchio e, contestualmente matura un diritto di veto negativo verso soggetti terzi; naturalmente, in base al principio di territorialità, un marchio attribuisce protezione solo nei paesi nei quali viene registrato.

E proprio facendo leva sul criterio appena enunciato che negli ultimi anni, in settori come la moda ed il food nei quali il brand Italia smuove svariati miliardi di Pil attraverso le attività di export, si è diffusa una pratica nota come legal fake. Tale fenomeno riguarda la condotta di soggetti che anticipano il titolare di un marchio originale nel deposito dello stesso, in un territorio nel quale il marchio in questione risulta conosciuto ma ancora non registrato; in tal modo, il soggetto in questione svolge la propria attività imprenditoriale in qualità di legittimo titolare e, contestualmente, sfrutta la notorietà già maturata dal marchio originale agli occhi consumatori spesso inconsapevoli.

Il fenomeno in questione è molto complesso e non rientrerebbe nella contraffazione vera e propria, in quanto non prevede la riproduzione pedissequa di prodotti originali, bensì la creazione di un vero e proprio business parallelo a quello del titolare del marchio originale; i casi più famosi sono le copie di quei marchi di moda streetwear come Supreme e Boy London. Il marchio BOY London, ad esempio, è stato una vera icona nel mondo  underground ed indossato negli ultimi trent’anni da ogni sottocultura; nel 2013 un’azienda italiana di Barletta avvia una produzione in massa di item chiaramente ispirati al brand inglese,  il tutto nel rispetto pieno delle regole. Il marchio “BOY LONDON Italia” è infatti registrato e reca quindi la scritta “originale” su tutti i capi regalati e venduti, aumentando la credenza da parte di chi l’acquista di comprare la linea originale da un semplice rivenditore sul territorio. Il logo ed il font utilizzati, tuttavia, sono diversi rispetto al brand inglese ma abbastanza simili da ingannare un occhio inesperto; i Legal Fakers hanno pertanto approfittato del vuoto di tutela nel singolo stato per sfruttare parassitariamente l’eco del successo che il prodotto contraddistinto ha sperimentato su altri mercati.

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Tuttavia, oggi la normativa nazionale attuale offre adeguati spunti per contrastare il fenomeno in giudizio; il Tribunale di Milano, in particolare, ha chiarito la necessità fondamentale di mantenere concettualmente distinti i marchi dai relativi prodotti e che la registrazione in Italia di un marchio identico ad un altro più noto ma non registrato nel nostro paese, non conferisce il contestuale diritto di copiare anche i relativi prodotti originalmente contraddistinti; in tal caso infatti si viene comunque a delineare una fattispecie di atto di concorrenza sleale confusoria, legata appunto ad un falso convincimento del pubblico circa l’origine e la provenienza dei prodotti, ovvero di atteggiamento parassitario, finalizzato a d un indebito sfruttamento della notorietà raggiunta dai prodotti imitati.

Fermo restando le preziose indicazioni fornite dalla giurisprudenza, rimane fondamentale oggi rimarcare l’importanza, specie per le aziende operanti nel settore della moda, di adottare un approccio cautelativo, prestando molta attenzione nella gestione del portafoglio dei propri segni distintivi e nella sorveglianza dei registri e del web in maniera tale da intercettare eventuali iniziative usurpative sul nascere.

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LA TUTELA DOGANALE SUI MARCHI E BREVETTI

LA TUTELA DOGANALE SUI MARCHI E BREVETTI

Le agenzie doganali svolgono un’importante attività nell’ambito della lotta alla contraffazione al fine di monitorare le merci immesse in un determinato territorio e di bloccare quelle sospette di essere in contraffazione di marchi, design, brevetti e altri diritti di privativa di soggetti terzi.

La tutela della proprietà intellettuale in dogana da parte delle Autorità doganali è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganale che abroga il Regolamento (CE) n. 1383/2003, GUUE L 181 del 29.06.2013; tale regolamento precisa le modalità con cui il titolare di un diritto di marchio, brevetto, modello, design, diritto d’autore può richiedere alle Autorità doganali di livello nazionale ed in ambito comunitario di monitorare per un periodo di 12 mesi i propri prodotti, andando a bloccare le merci in ingresso di soggetti terzi ritenuti lesivi dei propri diritti di privativa.

Può richiedere l’intervento dell’autorità doganale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più stati membri dell’Unione Europea. L’istanza nazionale può essere presentata sulla base di un titolo di proprietà industriale registrato a livello nazionale o con validità nello Stato di interesse; suddetta istanza viene quindi diretta all’autorità doganale del singolo Stato ed occorre nominare localmente un contatto amministrativo, al quale le autorità doganali possano inoltrare le informazioni relative a blocchi di merci contraffatte. L’istanza unionale, invece, può essere basata su titoli validi nell’Unione Europea e può essere diretta a tutte le autorità doganali di tutti gli Stati dell’Unione Europea o alcuni di essi; in tal caso può anche essere sufficiente nominare un solo contatto amministrativo.

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Per avviare la procedura di controllo dei propri beni protetti, è necessario presentare la relativa domanda all’Agenzia delle Dogane, unita alla copia dei relativi certificati di registrazione, nonché della Dichiarazione di Responsabilità. La domanda di intervento deve contenere prova della titolarità e validità del diritto nell’Unione Europea o nel territorio dello stato presso la cui dogana si presenta la domanda; nello specifico, le informazioni utili a tutelare le merci usurpative dagli originali, sono:

  • una descrizione minuziosa delle merci originali
  • il nome e l’indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del diritto
  • un elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati
  • il paese o l’area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione
  • i probabili destinatari delle merci in violazione e informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciute.

In caso di blocco di prodotti sospetti, l’autorità doganale informa prontamente il titolare o il contatto amministrativo indicato nell’istanza, inoltrandogli immagini ed informazioni sulle merci bloccate e concedendo un termine di dieci giorni (tre per le merci deperibili) per comunicare se si tratta di merci originali o contraffate; entro tale periodo il titolare del diritto deve avviare un procedimento giudiziario diretto ad ottenere la conferma da parte di un tribunale del sequestro delle merci contraffatte. Per la legge italiana, la violazione di diritti di proprietà intellettuale costituisce un reato; conseguentemente l’ufficio doganale italiano, quando riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del diritto conferma l’esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale. Nel caso in cui la merce fosse realmente contraffatta, l’agenzia delle dogane provvederà al sequestro di essa e ad avviare automaticamente un procedimento penale.

Il titolare del titolo di proprietà intellettuale contraffatto, ha inoltre il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce in modo da avviare anche un’azione nei confronti del destinatario finale.

La richiesta di intervento da parte dell’autorità doganale ha la durata di un anno, e può essere oggetto di rinnovo. Anche quando non sia stata presentata alcuna richiesta di intervento, se l’autorità doganale ha valide ragioni per sospettare che delle merci violino un diritto di proprietà intellettuale, essa può effettuare un intervento d’ufficio in assenza di una richiesta, invitando il titolare del diritto a fornire le informazioni necessarie per confermare o meno il sospetto.

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FOCUS: LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT SULLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN DOGANA

Quali gli effetti delle Brexit in materia? La Commissione Europea, a tal proposito, ha pubblicato alcuni documenti inerenti le conseguenze della Brexit sui marchi dell’Unione Europea, disegni e modelli comunitari, e sulle procedure doganali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tra i documenti pubblicati, si segnalano:

Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for trademarks and Community Designs Pursuant to Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union Trademark and Regulation (EC) No 6/2002 on Community Designs” (ripubblicato il 22 gennaio 2018); in tale documento si rende noto che i marchi europei registrati o in stato di domanda, ed i disegni e modelli comunitari registrati o pendenti prima del 30 marzo 2019 continueranno ad essere validi negli Stati Membri, ma non avranno più effetto nel Regno Unito.

Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the field of Customs Enforcement of Intellectual Property Rights” (4 giugno 2018); in tale documento la Commissione Europea avvisa che, a partire dal 30 marzo 2019, non si applicheranno più al Regno Unito le norme UE in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

 

Anche in Italia, gli “Aggiornamenti al Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 22 giugno 2018” della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (UIBM) hanno sottolineato che “Una nota del 4 giugno della DG Taxud (Fiscalità e Unione Doganale) della Commissione Europea richiama l’attenzione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulle conseguenze della Brexit per l’efficacia delle regole doganali in materia di tutela dei diritti di PI a far data dal 30 marzo 2019, momento a partire dal quale il Regno Unito diventerà paese terzo e ogni legislazione primaria e secondaria della UE cesserà di avere effetto sul territorio britannico. Il Regolamento (UE) N. 608/2013 relativo all’enforcement dei diritti di PI da parte delle autorità doganali non potrà infatti più applicarsi al Regno Unito. La nota della DG Taxud in particolare richiama l’attenzione sulle domande unionali, ossia le domande presentate in uno Stato Membro con le quali si chiede alle autorità doganali di questo Stato membro e di uno o più altri Stati Membri di intervenire nei rispettivi territori per accertare la violazione o meno dei diritti di PI”.

Pertanto, da quanto appena esposto, si evince che gli effetti nei confronti del Regno Unito saranno, i seguenti: per quanto riguarda le domande unionali, a partire dalla data del ritiro, non possono più essere presentate al servizio doganale competente del Regno Unito; per quanto riguarda le decisioni di accoglimento delle domande unionali, a partire dalla data della Brexit, quelle dei servizi doganali del Regno Unito emesse quando questo era ancora uno Stato Membro non saranno più valide nei rimanenti Stati Membri; le decisioni di accoglimento adottate in uno dei restanti Stati Membri rimarranno valide nell’UE-27 anche se le Autorità doganali britanniche erano tra le Autorità doganali chiamate ad intervenire.