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Come ben sappiamo, per essere brevettabili, le innovazioni devono presentare un “carattere tecnico” o per essere più precisi, un “insegnamento tecnico”, cioè un’istruzione indirizzata a risolvere un particolare problema di natura tecnica. Ma quando ci si confronta con il panorama delle tecnologie attuali, tracciare la linea di confine, tra ciò che è brevettabile e non, risulta normativamente complesso; come, ad esempio, nel caso del software generalmente ritenuto non brevettabile perché considerato come prodotto della programmazione, quest’ultima assimilata di fatto ad un’attività intellettuale. Ed alla luce di queste difficoltà che l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha introdotto il concetto di “Computer-Implemented Inventions”, ovvero di invenzioni la cui implementazione implica l’utilizzo di un computer o altro mezzo programmabile. Negli anni, la giurisprudenza dell’Ufficio Brevetti Europeo ha fornito diverse linee guida sulla brevettabilità dei software (T208/84; T1173/97; T914/02), i quali ad oggi sono considerati brevettabili a condizione che offrano una nuova soluzione inventiva ad un problema tecnico, utilizzante specifici mezzi tecnici ed offrendo, in tal modo, un contributo sostanziale rispetto allo stato dell’arte.

Lo scenario descritto sembra, a tutti gli effetti, la futura frontiera dello sviluppo industriale; il mondo delle imprese è oramai orientato a concentrare i propri sforzi di investimento e ricerca negli ambiti sopracitati, tendenza testimoniata già dall’alto numero di brevetti depositati. Molti di questi rientreranno probabilmente tra i cosiddetti “SEPs” ossia Standard Essential Patents; parliamo cioè di brevetti ritenuti indispensabili in specifici ambiti produttivi, dove lo sfruttamento di determinate tecnologie è prerequisito essenziale per l’implementazione di specifici dispositivi (es: smartphone, tablet etc…), in virtù di determinati motivi di interoperatività. Gli Standard Essential Patent possono essere determinati in base al settore merceologico di riferimento (de facto standard) oppure essere sviluppati da appositi organismi di normalizzazione (de jure standard). Ad ogni modo, al fine di evitare situazioni di monopolio da parte dei titolari di un SEPs e la creazione di barriere di accesso ai mercati, suddetti brevetti verranno ottenuti dietro pagamento di royalties, ovvero dovranno essere oggetto di licenze a condizioni eque, rispettando così il regime dei “FRAND” (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory). Qualora il titolare del brevetto attivi rimedi di tipo inibitorio, non concedendolo in licenza, incorre in una condizione di violazione degli impegni assunti in sede di standardizzazione ed il suo comportamento andrà a configurare un inadempimento verso un obbligo assunto nei confronti delle organizzazioni di normalizzazione ovvero degli altri partecipanti; in questa prospettiva, la clausola FRAND diventa, pertanto, il requisito essenziale affinché gli accordi di standardizzazione tecnologica siano aperti a tutti gli operatori del mercato e, da un punto di vista della proprietà intellettuale, viene intesa come una “rinuncia al diritto” di impedire che altri si servano dell’invenzione brevettata, a condizione che il titolare stesso ottenga un ritorno economico adeguato.

Da quanto appena esposto possiamo ben comprendere come l’ambito della standardizzazione tecnologica presenta rilevanti intrecci tra la disciplina della proprietà intellettuale e la possibile rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa antitrust. Il titolare di un brevetto essenziale, infatti, detiene gli strumenti per escludere potenziali concorrenti dal mercato, ridurre l’offerta, imporre licenze gravose, determinando esosi aumenti di prezzi sui consumatori finali; tuttavia egli è anche titolare di un diritto di uso esclusivo con la conseguente possibilità di ricorrere alla tutela inibitoria in caso di violazione. Il dibattito che ne è scaturito su questo tema riguarda, soprattutto, le condizioni alle quali il ricorso al rimedio inibitorio possa costituire un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Con la sentenza Huawei del 16 luglio 2015 (causa C-170/13), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il titolare di un SEPs che si sia impegnato a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, prima di esperie un’azione inibitoria nei confronti di un presunto contraffattore ed al fine di evitare un abuso di posizione dominante, è tenuto ad avvertire il presunto contraffattore della violazione addebitata e, dopo che quest’ultimo abbia confermato la volontà di stipulare una licenza a condizioni FRAND, a formulare una proposta di licenza alle suddette condizioni; l’utilizzatore, da canto suo, deve dare seguito a tale proposta con diligenza e buone fede, ovvero fornire una controfferta dettagliata senza utilizzare tattiche dilatorie.

Di orientamento decisamente più favorevole al titolare del SEPs, si è mostrata la Corte suprema tedesca (BGH) nella decisione Orange Book Standard (6 maggio 2009); in quest’occasione, si è stabilito che l’abuso di posizione dominante sussiste solo nel caso in cui l’utilizzatore effettui un’offerta incondizionata al titolare del SEP per la conclusione del contratto di licenza e, contestualmente, vada ad adempiere anticipatamente alle proprie obbligazioni derivanti da suddetto futuro accordo. A seguito della pronuncia Orange Book, la giurisprudenza tedesca ha affermato che, affinché la proposta del licenziatario sia “incondizionata e irrevocabile” quest’ultimo deve rinunciare a contestare la validità, il carattere essenziale o la contraffazione del brevetto (Causa GPRS-Zwangslizenz, 7 O 122/11, 9 dicembre 2011).

Il 29 novembre 2017, la Commissione Europea ha emanato una serie di misure volte a migliorare la tutela della proprietà intellettuale dei SEPs, cercando di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi dei titolari dei brevetti e gli utilizzatori degli stessi; in particolare, la Commissione, attraverso specifica comunicazione (COM 2017/712 FINAL – Setting out the EU approach to Standard Essential Patents),  fornisce orientamenti e raccomandazioni per un sistema trasparente ed equilibrato che permetta agli utilizzatori deiSEPs un accesso alle tecnologie basato su precise regole inerenti le licenze e, contestualmente, ai titolari degli stessi brevetti essenziali il diritto ad essere remunerati per gli investimenti fatti in R&S e per le attività di normalizzazione. Nello specifico, al fine di mitigare tali interessi divergenti, la comunicazione definisce alcuni principi di valutazione dei SEPs che legano i termini di licenza e la valutazione FRAND ad una chiara analisi del valore economico della tecnologia brevettata, indipendentemente dal successo di mercato del prodotto.

Fabiano DE LEONARDIS

Intellectual Property Unit

Quando si parla di biotecnologia si fa riferimento ad un’ampia gamma di tecniche che fanno uso di organismi viventi; in particolare, richiamando la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992:

«Biotechnology means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivates thereof, to make or modify products or processes for specific use».

In altri termini le biotecnologie riguardano tutte quelle tecniche che utilizzano o causano mutamenti organici in un materiale biologico, in microrganismi, piante o animali, oppure causano mutamenti in materiali inorganici, usando mezzi biologici. Attualmente l’industria biotecnologica e farmaceutica rappresenta uno scenario caratterizzato da grandi investimenti nel campo della ricerca e della scienza; al fine di tutelare i risultati di tali lavori, l’ordinamento giuridico predispone un sistema di protezione basato sulla privativa brevettuale, che garantisce all’inventore un diritto di esclusiva sul trovato biotecnologico.

Entrando nello specifico, per brevetto biologico si intende quello inerente un’invenzione di tipo biologico, riguardante, ad esempio, una specifica composizione di materia oppure un preciso procedimento per ottenere una sequenza genetica; in altri termini non parliamo di un diritto di proprietà legato ad uno specifico asset tangibile, come può essere una sequenza di DNA, bensì una tutela monopolistica sull’utilizzo di un’invenzione relativa a un prodotto o processo. Ed è pertanto alla luce di tali premesse che uno dei dibattiti più accesi sull’argomento riguarda, appunto, la possibilità di estendere la tutela brevettuale anche ad una sostanza biologica naturale in sé,a prescindere da eventuali specifici procedi mentiassociati.

Uno dei contributi legislativi decisivi, da questo punto di vista, proviene dagli Stati Uniti d’America, con il caso del 1980 Diamond vs Chakrabarty, circa la possibile brevettabilità di un microrganismo non esistente in natura e prodotto tramite l’ingegneria genetica. In particolare, la Corte stabilì che fosse suscettibile di brevettazione «anything under the sun made by man», identificando l’intervento umano come l’elemento chiave per distinguere le invenzioni brevettabili dai non brevettabili «principles of nature and natural phenomena». A partire da quella decisione, negli Stati Uniti furono concessi, negli anni a seguire, molteplici brevetti relativi ad invenzioni basate su materiali o informazioni genetiche. Nel 2001, il Patent and Trademark Office statunitense ha pubblicato le Utility Examination Guidelines, nelle quali viene confermata la posizione per cui le invenzioni basate sui geni sono brevettabili a condizione che si riscontri un intervento umano sufficiente a soddisfare lo standard «made by man» dettato nella decisione Chakrabarty.

Al di fuori degli Stati Uniti d’America, si è registrata una maggiore opposizione alla brevettabilità del materiale genetico. In Europa, questa opposizione ha fatto sì che alcuni Paesi abbiano escluso o circoscritto la brevettabilità dei geni esistenti in natura. Ad ogni modo, nel 1998 l’Unione Europea ha adottato una direttiva sulle invenzioni biotecnologiche (Direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche). Ispirandosi al principio di armonizzazione ex ’art. 100del Trattato UE e presentando un preambolo costituito da 56 “considerando”, suddetta direttiva parte dal presupposto che la biotecnologia sta acquisendo un ruolo sempre maggiore in una vasta gamma di attività industriali e che la protezione delle relative invenzioni possa assumere un’importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità. Sistema di protezione che, ad oggi, risulta tuttavia essere caratterizzato da profonde divergenze legislative tra i vari Stati membri; tali disparità creano ostacoli agli scambi e costituiscono quindi un impedimento al funzionamento del mercato interno, in aperto contrasto con i principi espressi dal Trattato UE. A rafforzare la posizione espressa attraverso suddetta direttiva, fondamentale è anche il richiamo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e contenuti nel TRIPs, il quale prevede che la tutela brevettuale per prodotti e procedimenti sia garantita in tutti i campi della tecnologia; non da ultimo, si sottolineano alcuni gap normativi in ambito europeo come la mancanza di divieti o esclusioni di principio in ordine alla materia della brevettabilità del materiale biologico nelle norme che regolano il diritto europeo dei brevetti, come la Convenzione di Monaco. Per quanto concerne nel dettaglio l’oggetto ed i limiti della brevettabilità, la direttiva prevede sostanzialmente che:

1. una sequenza di DNA, un gene, sia brevettabile se viene descritta la sua applicabilità industriale o la sua utilità;
2. un materiale isolato dall’uomo, come per esempio un gene, può essere oggetto di brevetto, così come una molecola pre-esistente in natura e di cui sia stato scoperto un metodo di isolamento;
3. nel rispetto dei principi etici, è vietata la brevettazione di procedimenti di clonazione degli esseri umani, di modificazione dell’identità genetica degli animali e dell’uomo, a meno che, negli animali non siano accompagnati da un sostanziale beneficio di tipo medico per l’uomo.

Da quanto appena esposto, possiamo ben comprendere come la biotecnologia, in tutte le sue declinazioni, se da un lato apre le porte a sempre nuovi percorsi di miglioramento della vita umana, dall’altro solleva spinose questioni morali e bioetiche; ed in questo scenario, il sistema brevettuale si pone come anello di congiunzione tra la scienza e il diritto, cercando di mitigare i possibili conflitti tra il diritto della privativa e la salvaguardia dell’interesse pubblico, tra il diritto alla ricerca e l’innovazione ed il diritto alla salute.

Emblematica, da questo punto di vista, è la politica brevettuale dell’India, paese tra i principali produttori di versioni generiche a basso costo di farmaci e che, da tempo, ha adottato una legislazione molto restrittiva sulla brevettabilità di nuovi farmaci. Da molti considerata di portata storica è la sentenza della Corte Suprema Indiana, nel Caso Glivec, la quale, dopo una lunga battaglia legale, ha respinto il ricorso del colosso farmaceutico svizzero Novartis per il riconoscimento del brevetto di una forma modificata del farmaco oncologico Imatinib mesilato, commercializzato per l’appunto  con il nome Glivec; in tal modo si è vietata l’opportunità di “revisionare” un prodotto già esistente da tempo, evitandone la reintroduzione sul mercato come prodotto innovativo e garantendo la permanenza del generico al prezzo di 175 dollari al mese a fronte dei 2600 dollari del Glivec. La Corte ha giustificato la sua decisione affermando che la Novartis ha messo in atto una pratica nota come “evergreening”, consistente, per l’appunto, nel “rinverdire” un prodotto già esistente e ottenere un nuovo brevetto, continuando così a commercializzare il farmaco in regime di monopolio. La sentenza Glivec ha aperto la strada a nuove decisioni in tal senso, come quella sul farmaco Herceptin, strumento efficace nella lotta ad alcune forme aggressive di cancro al seno; anche in questo caso, il governo indiano ha minacciato di consentire la produzione di versioni di Herceptin generiche e meno costose. Oltre alla tutela della crescente industria locale di generici, i contenziosi appena esposti vengono da molti inquadrati all’interno di una più ampia stagione politica volta a rendere i farmaci a prezzi accessibili per le persone più povere del mondo; obiettivo che vuole essere raggiunto soprattutto attraverso l’implementazione di una legislazione molto più severa su quello che deve o meno essere brevettato. Lungo la scia delle iniziative indiane, anche altri paesi, come il Brasile, l’Indonesia e le Filippine hanno recentemente adottato leggi simili. Degna di nota, in tal senso, è la modifica della Legge brasiliana di Proprietà Industriale, volta ad includere l’art. 229-C, il quale stabilisce che la concessione dei brevetti per prodotti e procedimenti farmaceutici dipenderà dall’approvazione dell’ente ANVISA (Agenzia Nazionale per la Tutela della Salute);inoltre l’ufficio brevetti brasiliano, ponendosi in linea con quanto previsto nella “Dichiarazione di Doha” del 2001 in forza della quale gli accordi globali sui brevetti non devono sovrapporsi agli interessi di salute pubblica, ha respinto la richiesta di brevetto presentata dalla Gilead per il farmaco Tenofivir Disoproxil Fumurate (TDF), mirando in tal modo ad aumentare l’accesso ad un farmaco chiave contro l’HIV/AIDS in molti paesi in via di sviluppo.

Si ringrazia lo Studio legale De Tullio&Partners.

Fabiano DE LEONARDIS

Intellectual Property Unit

Il concetto di tecnologia blockchain, introdotto per la prima volta nel 2008 dallo pseudonimo Satoshi Nakamoto, si riferisce alla possibilità di creare un database condiviso e trasparente, in grado di registrare e tracciare transazioni e risorse; inizialmente sviluppato per gestire ed avere prova degli scambi avvenuti tramite bitcoin, ovvero una valuta digitale basata sulla crittografia (criptovaluta), la blockchain è una tecnologia capace di un impatto rivoluzionario su diversi settori.

La blochchain funge da registro pubblico e condiviso che si aggiorna automaticamente; questa specie di libro contabile consente agli operatori del network di: archiviare e trasferire informazioni sotto un elevato grado di certezza grazie all’utilizzo di un algoritmo; avere copia pubblica e aggiornata, in tempo reale, dei dati grazie ad una sincronizzazione delle informazioni; garantire e tracciare l’identità digitale del soggetto  che autorizza gli scambi. I vantaggi della tecnologia blockchain sono molteplici: digitalizzazione di documenti, valute e contratti, in quanto tutto si trasforma in codice, senza tuttavia perdere concretezza, favorendo così una facilità dei trasferimenti di valore a prescindere dall’ubicazione geografica dei soggetti; integrità e sicurezza degli scambi che vengono validati, confermati e annotati all’interno di un registro unico, pubblico e universale, senza la necessità di intermediazioni di broker o agenti; assenza di una plancia di comando che permette una gestione delle transazioni non centralizzata, bensì basata su di un “network peer-to-peer”  che risulta essere meno governabile dall’alto e meno attaccabile;  implementazione di un sistema di trustless asset management che permette il superamento del modello monetario e del commercio elettronico basato sulla fiducia; disintermediazione dei modelli monetari, finanziari e commerciali fondati sulla fiducia a terze parti; irrevocabilità delle transazioni che ne rende più accurata la relativa traccia.

La blockchain, oltre l’ambito delle criptovalute, può essere usata per registrare e certificare ogni tipo di contenuto digitale (testo, immagine, fotografia, video ed altro), garantendo la “paternità” dell’opera sia dal punto di vista della creazione, sia in fase di registrazione che in un possibile giudizio in tribunale. In riferimento ad un’opera, i possibili casi di applicazione includono: prove sulla creazione e autenticazione di provenienza; tutela dei diritti di proprietà intellettuale; controllo e tracciabilità della “catena d’utilizzo”; prove di originalità; gestione dei diritti digitali; tutela e applicazione degli accordi IP attraverso contratti intelligenti; trasmissione di pagamenti in tempo reale ai titolari dei diritti IP; anticontraffazione.

In merito alla specifica applicazione della tecnologia blockchain nell’ambito del diritto d’autore, bisogna partire dal presupposto che quando vengono caricate delle opere su Internet, risulta difficile mantenere il controllo sulle stesse e monitorare chi le sta usando e per quale scopo. L’uso della tecnologia blockchain come registro IP permette di tracciare la “catena d’utilizzo” dell’opera attraverso un sistema di licenze, sublicenze e assegnazioni, disabilitando contestualmente un licenziatario nel momento in cui risultano scaduti i suoi diritti. La blockchain offre un’opportunità di registrazione di un’opera digitale in modo irrevocabile e trasparente e conferisce agli autori delle prove sull’autenticità e la proprietà dell’opera stessa; inoltre, a causa dell’assenza di una regia di gestione centralizzata, l’invio di dati avviene in modo rapido, sicuro ed economico, snellendo la catena degli intermediari e registrando in modo indelebile tutte le tracce precedenti. La tecnologia blockchain permette di tutelare la paternità di un’opera attraverso l’inserimento nella stessa di un frammento di codice in cui sono registrate tutte le informazioni più importanti: autore, data di creazione, descrizione, licenze di uso; in tal modo si rende più difficile la contraffazione dell’opera stessa  e la conseguente perdita del relativo valore economico. Altri vantaggi dell’applicazione della blockchain in questo ambito sono: possibilità di effettuare micro-pagamenti con costi di transazione quasi nulli; trasparenza circa l’intero ciclo creativo-produttivo; gestione semplificata di eventuali iniziative di crowdfunding.  Oggi diverse società  si occupano di certificare il diritto d’autore tramite la tecnologia blockchain, offrendo servizi economici e veloci. Un esempio è Blockai, piattaforma che consente di trascinare il file da registrare sulla relativa interfaccia del sito, generando a quel punto un certificato che, grazie all’ID della transazione, non potrà essere contraffatto. Un altra piattaforma è Polline, la quale utilizza la tecnologia blockchain per tutelare la paternità dell’opera digitale; una volta inserito nella blockchain il contenuto da proteggere, Polline rilascia il certificato di paternità con ID della transazione e una data certa.

La funzionalità della blockchain nel tracciare chiaramente i diritti di proprietà intellettuale potrebbe trovare applicazioni anche nel campo dei marchi. In quanto database diffuso che conserva la traccia di ogni  operazione effettuata al fine di evitare possibili frodi, la tecnologia blockchain consentirebbe alle aziende di verificare se un potenziale marchio risulti identico o simile a marchi già esistenti; inoltre, si potrebbero raccogliere tracce circa l’uso effettivo di un marchio, informando immediatamente gli uffici competenti e riducendo così l’onere delle imprese di raccogliere le relative prove dell’uso; infine, avendo il potenziale per creare un sistema unificato di transazioni a livello mondiale, la blockchain potrebbe consentire l’implementazione di un “sistema di registro IP intelligente”, riconosciuto in diversi paesi e che potrebbe fungere da soluzione centralizzata per la registrazione e la conservazione di tutti gli eventi riguardanti la vita di un diritto IP registrato.

Un’altra caratteristica utile della blockchain sono i contratti “smart IP”, più comunemente chiamati contratti intelligenti, e che potrebbero migliorare la gestione delle vendite e delle concessioni di licenze  su di un’opera. Un contratto intelligente si basa su di un codice di programma che ha la capacità, in via del tutto autonoma, di far eseguire e rispettare un determinato contratto; ad esempio, in campo IP, permetterebbe di eseguire automaticamente delle licenze in caso di utilizzo di un’opera. I termini del contratto sono, quindi, pre-programmati, in modo da evitare ulteriori oneri e costi amministrativi a carico delle parti; si possono associare dei micropagamenti per l’utilizzo dei contenuti, consentendo ad un potenziale utente di effettuare un pagamento nei confronti dell’autore in cambio di questo utilizzo; di conseguenza, quest’ultimo può essere remunerato senza dover sostenere i costi elevati delle transazioni delle reti finanziarie esistenti. La piattaforma Ujo Music, ad esempio, ha implementato la tecnologia blockchain nel proprio modello di business per rettificare ciò che descrive come “inefficienza nell’industria musicale”; in una collaborazione con cantautrice britannica Imogen Heap, è stata infatti pubblicata la sua canzone “Tiny Human” su blockchain; in questo modo, gli utenti sono stati in grado di acquistare licenze per scaricare, trasmettere, remixare e sincronizzare la canzone tramite contratti intelligenti, con ogni pagamento suddiviso automaticamente sulla blockchain e inviato direttamente a Imogen Heap. Questo esempio dimostra come la tecnologia Blockchain sta trasformando il canale della distribuzione digitale, offrendo agli artisti degli strumenti per controllare e sfruttare meglio le loro opere creative ed ottenere una remunerazione equa ed efficiente.

Davanti agli scenari sopra descritti, si può ben comprendere quanto potrà risultare cruciale l’utilizzo della tecnologia blockchain nel prossimo futuro, offrendo un sistema affidabile e trasparente  che vieti ad ogni singola parte la possibilità di effettuare modifiche a quanto  già registrato. Non da ultimo, la stessa EUIPO ha più volte sottolineato l’importanza di esplorare il potenziale di tale nuova tecnologia in termini di garanzia dell’inalterabilità dei dati condivisi, offrendo così un’efficace azione di contrasto alle attività illegali ed un’adeguata forma di tutela dell’autenticità dei prodotti.

Si ringrazia lo Studio legale De Tullio&Partners.

Fabiano DE LEONARDIS

Intellectual Property Unit

La Commissione Europea, nella Comunicazione del 02.07.2014 (COM 2014 –  442 Final) ha definito i Big Data come “una grande quantità di tipi diversi di dati prodotti con un’alta velocità da un grande numero di fonti di diverso tipo. La gestione di tali aggregati di dati richiede oggi nuovi strumenti e metodi, come processori potenti, software e algoritmi”. In questa prospettiva, pertanto, assume rilevanza fondamentale lo sviluppo delle infrastrutture fisiche e non, le quali risultano necessarie per poter efficacemente svolgere suddette attività di analisi. Tale scenario di sviluppo tecnologico, ha aperto numerosi dibattiti sul fronte della proprietà intellettuale, legati soprattutto alla necessità di trovare un equilibrio normativo tra la tutela del vantaggio competitivo degli operatori e la condivisione dei risultati, quale stimolo fondamentale per lo sviluppo del settore. Per quanto riguarda i programmi per elaboratori, la protezione principale è assicurata dal diritto d’autore; la suddetta normativa tutela il software, in quanto considerato un prodotto della programmazione, quest’ultima assimilata di fatto ad un’attività intellettuale. Tuttavia, questa forma di tutela non offre una notevole stabilità, per due principali motivi. Il primo è il rischio del cosiddetto “reverse engeneering”, ovvero la possibilità di risalire da un programma al suo diagramma di flusso ed in questo modo crearne uno del tutto nuovo che però svolge esattamente le stesse funzioni. Davanti a questo tipo di operazione, il copyright risulta essere una tutela fallimentare perché protegge il software al pari di un’opera letteraria, ovvero limitatamente al modo in cui è scritto il relativo “codice sorgente”, cioè l’insieme di istruzioni di un linguaggio di programmazione; pertanto a fronte di una diversità di quest’ultimo, anche se il risultato finale è il medesimo, non si ha alcuna violazione del copyright.

L’altro nodo critico è il requisito di originalità che facilmente può essere negato, ogni qualvolta le istruzioni presenti nel codice siano necessitate dalla funzione. In America, da questo punto di vista, un giudizio esemplificativo di una maggiore rigidità della Corte Suprema, è la sentenza del 21 marzo 1991 nel caso Feist (Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 – 1991); in quest’occasione si è innalzato il livello di creatività richiesto per la tutela del software, andando così a determinare un superamento dell’approccio “sweet of the brown” di matrice anglosassone, nel quale una banca di dati veniva protetta primariamente in base allo sforzo economico profuso ed al conseguente valore patrimoniale dell’investimento. Pertanto, a fronte di questi limiti di tutela in materia di software da parte del copyright, in America si è cominciato a guardare con attenzione alla disciplina brevettuale; infatti, a differenza del diritto d’autore, il brevetto su di un’invenzione di software fornisce una tutela più ampia e che spazia dal linguaggio di programmazione alle funzionalità dell’algoritmo e non limitandosi, quindi, alla tutela della sola forma del codice sorgente. Sulla concessione di brevetti in materia di software, nel 2014 è stata emessa dalla Corte Suprema la storica sentenza nel caso Alice (Alice Corporation Pty. Ltd.vs CLS Bank International); in quest’occasione si è stabilito che la condizione di brevettabilità di tale tecnologia è che l’invenzione in esame non si limiti a contemplare una mera idea astratta ma dimostri un passo inventivo ulteriore di tipo applicativo; in buona sostanza viene riconosciuta la possibilità di una tutela brevettuale, purché l’invenzione sia calata nel mondo della tecnica. Ricostruendo brevemente la vicenda, Alice Corp è un’azienda australiana detentrice di quattro brevetti su metodi elettronici per sistemi di negoziazione finanziaria in cui le transazioni tra i due soggetti che devono effettuare pagamenti sono regolate da una terza parte; la funzione di quest’ultima è di limitare il cosiddetto” rischio di regolamento ” (settlement risk), ovvero la possibilità che , nell’ambito di una transazione finanziaria, la controparte non adempia al proprio obbligo di consegna o pagamento. La Alice Corporation è stata citata in giudizio dalla CLS Bank International, quale consorzio di banche che gestisce quotidianamente miliardi di euro tramite transazioni; quest’ultima ha chiesto l’annullamento dei quattro brevetti, fondando la sua motivazione sull’assunto che l’utilizzo di un intermediario per tutelare lo scambio di prestazioni finanziarie al fine di minimizzare il rischio di inadempimenti è un principio largamente applicato da anni nelle pratiche commerciali in tutto il mondo; e, pertanto, l’implementazione di un sistema informatico volto a dare applicazione ad un concetto finanziario di base, non soddisfa i requisiti di brevettabilità. La Corte Suprema è stata quindi chiamata capire se l’uso del computer facesse la differenza o meno; ovvero se si trattasse di una mera idea astratta, concretizzata tramite l’ausilio di un software, oppure se ci si trovasse dinnanzi ad un’invenzione originale capace di determinare un miglioramento nello stato della tecnica, attraverso l’utilizzo del digitale. Con la sentenza del 2014 la Corte Suprema ha sancito la non brevettabilità del software in quanto non è stato riscontrato il concreto valore aggiunto e l’adeguata evoluzione tecnica apportata dalla società richiedente il brevetto. La decisione su caso Alice, ha reso molto più complessa la brevettabilità del software, considerando  no patent-elegible  tutte quelle soluzioni consistenti unicamente in manipolazioni e risoluzioni di problemi astratti o puramente matematici, senza alcuna ricaduta tecnico-pratica. Dall’altra parte, però, non sono state fornite indicazioni chiare e definiti i contorni precisi in merito alla categoria delle “idee astratte”; tale indeterminatezza ha causato non poche difficoltà ai tribunali di grado inferiore, in quanto  sprovvisti degli strumenti legislativi idonei a distinguere ciò che costituisce una mera idea astratta e ciò che rappresenta un concetto inventivo.

Questo tipo di approccio alla brevettabilità dei software è rintracciabile anche nella normativa comunitaria, a partire da una lettura attenta dell’art 52 EPC; in tale passaggio normativo, infatti, il legislatore escludendo la tutela brevettuale dei software in quanto tali (suchsubject-matter or activities as such), riconosce l’importanza, ai fini del conseguimento della privativa , di riscontrare quello sforzo inventivo ulteriore di tipo tecnico. La giurisprudenza dell’EPO ha fornito concretezza ed applicabilità al principio summenzionato in diverse occasioni; a titolo esemplificativo si indicano le decisioni T208/84 (Computer-related invention) del 15.07.1986 e T 1173/97 (Computer program  product / IBM) del 01.07.1998. In entrambe le occasioni l’EPO ha sottolineato l’importanza di rintracciare nel programma creato un sostanziale contributo tecnico rispetto allo stato dell’arte. Al fine di fornire delle linee guida l’EPO ha, inoltre,  pubblicato nel 2009 un documento dal titolo “Patents for software? European law and practice” e nel quale descrive i criteri seguiti per valutare la brevettabilità di un software, in primis il carattere tecnico e l’attitudine a risolvere un problema di natura tecnica; smarcato questo punto, rimangono sempre imprescindibili gli altri requisiti tipici della dimensione inventiva e della novità.

Alla luce di quanto esposto, possiamo ben comprendere la complessità di un settore come quello delle key technologies, caratterizzato da costi elevatissimi per la ricerca ed altrettanto elevate possibilità d’insuccesso; un settore che, nonostante tutto, sembra essere, a tutti gli effetti, la futura frontiera dello sviluppo industriale; le tendenze attuali vedono le imprese concentrare i propri maggiori sforzi di investimento e ricerca nell’ambito comunemente chiamato Industria 4.0 e che abbraccia realtà come la Smart Factory,l’Internet of Things, i Big data, il Maker Movement ed altri. L’Industria 4.0 riguarda quel complesso di tecnologie inerenti la cosiddetta quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dalla “digitalizzazione e dall’interconnessione di tutte le unità produttive presenti all’interno di un sistema economico” (Roland Berger,2014); in tale paradigma, pertanto, il progresso non andrà più nella direzione delle macchine, bensì dei software alla base delle stesse; e naturalmente in un tale scenario è difficile immaginare modelli di business senza un adeguato sistema di protezione brevettuale che tuteli i prodotti nel momento in cui verranno messi sul mercato.

Si ringrazia lo Studio legale De Tullio&Partners.

Fabiano DE LEONARDIS

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